Il Tribunale di Milano si pronuncia sull’inapplicabilità dell’art 79 CPI (limitazione delle rivendicazioni) in un procedimento cautelare
Con Ordinanza del 29 novembre 2021 il Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa, ha respinto la richiesta della parte ricorrente di chiedere, a seguito della limitazione delle rivendicazioni del brevetto azionato, un’integrazione della CTU. L’ordinanza richiama la lettera dell’art. 79 CPI, che consente al titolare della privativa di limitare le rivendicazioni solo nell’ambito di “un giudizio di nullità“, ritenendo che per “giudizio” vada inteso un “giudizio a cognizione piena” e non un procedimento cautelare – come nel caso di specie – atto a paralizzare le asserite condotte contraffattorie della controparte.
Sulla scia di altri precedenti della sezione specializzata meneghina l’ordinanza in esame circoscrive quindi la natura della norma avente carattere speciale e ne sancisce l’incompatibilità con la tutela cautelare.
Si legge in particolare nell’ordinanza che nell’ambito di un procedimento cautelare risulta inammissibile la richiesta di parte ricorrente che venga integrata la CTU per verificare la sussistenza di una contraffazione della versione limitata del brevetto ad opera dei prodotti della resistente, ostando a ciò “la stessa lettera dell’art. 79 CPI, che contempla la facoltà del titolare del brevetto di operare una riformulazione delle rivendicazioni solo nell’ambito di un giudizio di nullità”.
Secondo il Tribunale l’art. 79 CPI costituisce “norma speciale che confligge gravemente con i principi generali del processo e rischia di mettere in discussione anche la garanzia costituzionale di ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost.” e pertanto la facoltà in essa contemplata “non è espressione del generale principio secondo cui è sempre ammessa la rinuncia delle domande già formulate, in quanto non semplifica l’attività istruttoria, bensì introduce nuovi temi di indagine, modificando radicalmente l’oggetto della controversia” (cfr. Trib. Milano, sentenza n. 7643 del 19 giugno 2015, in procedimento RG. 59505/2009). Insomma sempre secondo l’ordinanza “i caratteri della previsione in questione la configurano come regola eccezionale di stretta interpretazione, dovendo trovare rinnovata applicazione, nei casi cui essa non si riferisce direttamente, i principi generali del processo civile, ivi compresi quelli di caratura costituzionale”.
L’incompatibilità dell’applicazione del meccanismo di cui all’art. 79 CPI alla sede cautelare si evidenzia anche per il fatto che “l’autorità giudiziaria, constatato l’esercizio di tale potere sostanziale della parte, stabilisce le nuove rivendicazioni conseguenti alla limitazione, previa dichiarazione di nullità parziale del brevetto (art. 76 comma 2 CPI). Dal che si evince come tale ius poenitendi, di ordine sostanziale e non meramente processuale, non possa prescindere dall’ottenere una successiva conferma giudiziale mediante una pronuncia di ordine determinativo del diverso contenuto brevettuale che tenga conto delle suddette limitazioni” (cfr.Trib. Milano, sentenza n. 7548 del 5 luglio 2017). E, come ritenuto nell’ordinanza di cui si tratta, questa operazione deve essere considerata “preclusa in sede cautelare, ove appare evidente l’impossibilità che un organo (per di più monocratico, in primo grado) adito in sede cautelare possa stabilire la validità o meno di un brevetto”.
Infine il Tribunale ha ravvisato un “ulteriore profilo di incompatibilità con la fase cautelare” nel fatto “che la facoltà prevista dall’art. 79 CPI non semplifica l’attività istruttoria, bensì introduce nuovi temi di indagine, modificando radicalmente l’oggetto della controversia, eventualità che evidentemente confligge con i limiti del procedimento cautelare, dal momento che – di fatto – una diversa opinione verrebbe a configurare un quadro di ampia rinnovazione dell’ambito delle valutazioni da compiere, generando un procedimento in gran parte autonomo, incompatibile con le esigenze di concentrazione della fase cautelare”.
L’ordinanza è soggetta al termine per reclamo e può essere scaricata al seguente link.