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IL LICENSING

UN’OPPORTUNITÀ DI CRESCITA E FLESSIBILITÀ


Cos’è l’attività di licensing

 

 

 

L’espressione “licensing” indica l’attività di concedere (licensing out) ovvero di prendere (licensing in) in “locazione” un diritto di Proprietà Industriale o Intellettuale (marchio, brevetto, know-how, diritto d’autore, ecc.). Il contratto di licenza in particolare è l’accordo con il quale il titolare di uno di questi diritti (“concedente”) consente che l’altro contraente (“licenziatario”) svolga un’attività che, in mancanza di licenza, costituirebbe una violazione dei suoi diritti di esclusiva.

Negli ultimi decenni il licensing ha avuto a livello internazionale un grande sviluppo, rivelandosi un’opportunità di crescita e flessibilità per molti licenziatari e titolari di diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale. In Italia tuttavia le licenze rimangono uno strumento poco conosciuto, soprattutto dalle piccole e medie imprese. Cominciamo dunque con il ricordare le ragioni che possono suggerire la conclusione di un contratto di licenza e che sono naturalmente diverse a seconda del diritto (e del settore) cui esso si riferisce.

Perché prendere o concedere una licenza


La ragione ultima per la quale si sottoscrive una licenza è il desiderio di far uso di un diritto di Proprietà Industriale altrui, sia esso un diritto di marchio, o di brevetto, o di know-how. Si può dire che la licenza offre al licenziatario un’alternativa all’accreditamento ex novo di un marchio o allo sviluppo interno di una tecnologia concorrente: attività, queste, che possono essere non solo lunghe e costose, ma anche dall’esito incerto, e che il licenziatario evita assumendo un costo (il canone di licenza) solitamente variabile.

Ma non basta. Spesso la sottoscrizione di una licenza pone, infatti, il licenziatario nella condizione di attribuire ai suoi prodotti un forte valore aggiunto. L’imprenditore che utilizza su licenza un segno dotato di rilevante valore evocativo (come i marchi di celebri stilisti, i loghi di squadre sportive, i simboli di associazioni o università, ecc.) attribuisce ai suoi prodotti i valori evocati dal segno (buon gusto, successo, divertimento, appartenenza a un gruppo, ecc.). Il licenziatario di una tecnologia innovativa, li colloca nella fascia “alta” di mercato ed in entrambi i casi, ciò può determinare un salto di qualità per l’impresa del licenziatario.


Al titolare le licenze offrono una possibilità per monetizzare il valore del diritto, alternativa alla sua cessione. Ove il titolare del diritto lo utilizzi nella propria attività d’impresa, la concessione di licenze a terzi, oltre a costituire una fonte aggiuntiva di reddito, può dar modo di presidiare aree geografiche o settori di mercato che, per ragioni produttive, finanziarie o di localizzazione, non è in condizione di soddisfare e che potrebbero essere occupati da concorrenti.

Ma la concessione di licenze può portare anche notevoli benefici indiretti. Nel caso dei marchi, se l’attività di licensing è ben condotta, la diffusione sul mercato dei prodotti dei licenziatari può generare un aumento della notorietà e dell’immagine del marchio e contribuire alla promozione dell’attività del titolare ed al rafforzamento dei suoi diritti sul segno. La tutela giuridica tende, infatti, ad essere maggiore e più solida quanto più il segno è utilizzato dal titolare o con il suo consenso.

Quanto alle licenze di brevetto e/o know-how, l’esperienza dimostra che il rapporto di collaborazione con il licenziatario genera spesso miglioramenti e sviluppi che arricchiscono anche e soprattutto la tecnologia del concedente. Per molte opere protette dal diritto d’autore, infine, le licenze costituiscono il principale, se non esclusivo, strumento di circolazione dei contenuti protetti.


La negoziazione e la redazione del contratto

All’eterogeneità dei possibili oggetti di licenza corrisponde una grande varietà di contenuti dei relativi contratti. Non è possibile in poche pagine dar conto nel dettaglio di questa varietà. Ma si possono sommariamente indicare i punti che è opportuno vengano considerati nella negoziazione e redazione di un contratto di licenza.


Il preambolo


Nelle premesse del contratto vengono generalmente indicati i diritti oggetto di licenza, gli scopi perseguiti dai contraenti e il significato di alcune espressioni impiegate all’interno del contratto stesso. È opportuno condurre un minimo di due diligence sui titoli oggetto di licenza (i cui estremi dovrebbero essere indicati con precisione) e accertarsi che le parti che sottoscrivono il contratto siano l’effettivo titolare del diritto concesso in licenza e il soggetto che ne farà uso. Non è infrequente infatti imbattersi in contratti nei quali gli stipulanti sono soggetti appartenenti al gruppo di società o centro di interesse del titolare e del licenziatario, ma non coincidono con questi ultimi. E questo dà spesso luogo, in caso di lite, a veri e propri “pasticci”.


La delimitazione della licenza


Una delle clausole più importanti è certamente quella che delimita le facoltà d’uso (dell’invenzione, del marchio, dell’opera dell’ingegno, ecc.) oggetto di licenza: e cioè la clausola ove sono specificati la produzione in cui potrà essere utilizzata la tecnologia licenziata, i generi di prodotti per i quali il marchio verrà usato dal licenziatario, il supporto su cui potrà essere riprodotta l’opera, ecc. I diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale consistono invero in un insieme di facoltà esclusive o sono comunque frazionabili (la stessa invenzione o lo stesso marchio possono essere concessi in licenza per produzioni differenti a soggetti diversi) e l’ambito della licenza deve essere precisato. E poiché le parole utilizzate possono influire sull’ampiezza del diritto concesso al licenziatario, entrambi i contraenti debbono prestare attenzione a questa clausola e cercare di figurarsi l’evoluzione del settore che potrebbe rendere commercialmente importanti facoltà d’uso che, al momento della conclusione del contratto, potevano apparire marginali.

Assai rilevanti sono poi le clausole relative alla natura esclusiva o non esclusiva della licenza, ai territori per i quali è concessa la licenza, alla possibilità o al divieto per il licenziatario di concedere sub-licenze, ecc.

L’ESCLUSIVA


La licenza può essere con o senza esclusiva. Nella licenza esclusiva il licenziatario è l’unico soggetto a poter utilizzare per certi prodotti o in un determinato territorio il diritto oggetto di licenza. L’esclusiva si dice assoluta (exclusive license) se anche il titolare deve astenersi dall’utilizzazione del diritto consentita al licenziatario; relativa (sole license) se, insieme al licenziatario, anche il titolare può far uso del diritto secondo le modalità previste nella licenza. Si parla invece di licenza non esclusiva allorché il titolare si riserva la facoltà di concedere in licenza lo stesso diritto ad una pluralità di licenziatari. Nella Unione Europea l’esclusiva territoriale garantisce al licenziatario solo che il titolare non concederà altre licenze per il medesimo territorio, ma non gli consente di solito di opporsi all’importazione, all’interno del territorio per il quale ha ottenuto l’esclusiva, di prodotti messi in commercio dal titolare o da altri licenziatari in altri territori appartenenti allo spazio unico europeo.

Corrispettivi, rendiconti e controlli

Il contratto di licenza può essere senza corrispettivo (e il caso più noto è quello dei creative common). Ma nella maggior parte dei casi la licenza è a titolo oneroso e il prezzo costituisce ovviamente uno dei punti centrali della negoziazione.

Oltre a indicare le modalità di calcolo del corrispettivo e a specificare le scadenze di pagamento, il contratto prevede generalmente l’invio di rendiconti periodici e la possibilità per il concedente di accedere con preavviso, anche mediante l’intervento di incaricati tenuti al segreto, alla contabilità del licenziatario per verificare l’esattezza dei conteggi.

IL CORRISPETTIVO


Il corrispettivo della licenza può essere stabilito in un importo fisso (flat fee) pagabile in una o più soluzioni oppure in un importo variabile (running royalty). Le royalty sono solitamente pattuite in una percentuale di fatturato, ma possono anche essere commisurate al numero di utilizzazioni del diritto fatte dal licenziatario o dei prodotti realizzati su licenza. Le parti possono inoltre prevedere che il tasso di royalty o l’importo dovuto per ogni utilizzazione cresca o decresca al verificarsi di certe condizioni (come, ad esempio, il superamento da parte del licenziatario di una soglia di fatturato) ovvero sia indicizzato (ad esempio, al costo di una materia prima). Spesso infine viene previsto il pagamento da parte del licenziatario, alla firma del contratto o ad una certa data, di un minimo garantito, dal quale verranno “scalate” le royalty che matureranno nel tempo.

Garanzie e tutela del diritto


A seconda del potere contrattuale delle parti, le garanzie concesse dal titolare dei diritti possono essere più o meno ampie. Si va così dal caso in cui il concedente garantisce, oltre che la titolarità e la validità dei diritti di cui dispone, anche il fatto che il loro esercizio non interferisce con diritti di privativa di terzi; al caso in cui queste garanzie sono in tutto o in parte escluse. Quanto alle contraffazioni, la maggior parte dei contratti prevede che il licenziatario debba denunciare al titolare le violazioni del diritto dato in licenza di cui abbia conoscenza, nonché varie forme di collaborazione tra le parti, per contrastare tali violazioni. È poi opportuno che i contratti precisino se il licenziatario è legittimato a reagire giudizialmente alla violazione e come debbano essere ripartiti i costi dell’azione e gli eventuali risarcimenti ottenuti.

Durata, crisi ed estinzione del rapporto

La durata della licenza è generalmente fissata dalle parti, le quali sovente prevedono forme di rinnovo automatico del contratto (salvo disdetta), magari subordinandolo al ricorrere di certe condizioni come, ad esempio, il raggiungimento di un obiettivo di fatturato e quindi di royalty. Non è poi infrequente la previsione della facoltà per una parte (o per entrambe), al verificarsi di determinate situazioni, di recedere dal contratto con un congruo preavviso. Ove le parti non abbiano fissato alcun termine, si ritiene che questa facoltà spetti sempre ad entrambe.


Come nella maggior parte dei contratti commerciali, anche nelle licenze vengono inserite clausole volte a disciplinare eventuali “crisi” del rapporto, prevedendo la facoltà di risolvere il contratto in caso di particolari inadempimenti dell’altra parte, fissando anticipatamente le somme dovute a titolo di penale per l’inadempimento, individuando il Foro competente a risolvere eventuali controversie ovvero devolvendole anticipatamente ad arbitri privati.
Collegata al tema della cessazione del rapporto (per scadenza naturale, recesso o risoluzione) è la possibilità per il licenziatario di continuare, dopo la cessazione, a vendere le scorte di prodotti rimaste a magazzino, naturalmente purché le scorte siano di entità fisiologica. Che questa possibilità discenda naturalmente dal contratto di licenza è dibattuto ed è opportuno che le parti disciplinino questo aspetto espressamente (escludendo tale possibilità ovvero pattuendo ragionevoli compromessi, come la fissazione di un termine per vendere eventuali scorte con l’individuazione del numero massimo dei pezzi e la previsione di un diritto di opzione per il loro acquisto da parte del concedente).

Aspetti critici a seconda dell’oggetto della licenza

Vi è poi una serie di problematiche (e relative clausole) specifiche dei singoli tipi di diritto. Nel caso dei marchi, oltre alla scelta di un licenziatario affidabile, è essenziale per il titolare, al fine di preservare il valore del segno (e ridurre il rischio di responsabilità per danno da prodotto), prevedere forme di controllo della qualità del bene su cui verrà apposto il segno, ed esercitarle effettivamente.

Anche perché la mancanza di controllo può avere gravi riflessi giuridici e addirittura portare in casi limite alla decadenza del diritto sul segno. Collegata al tema del controllo è l’individuazione degli standard qualitativi e delle procedure per l’approvazione dei nuovi prodotti, cui sono generalmente dedicate specifiche disposizioni del contratto. Altrettanto importanti e delicate sono poi le clausole volte a disciplinare le modalità grafiche di riproduzione del segno e a garantire la coerenza con l’immagine del marchio dei canali distributivi, della comunicazione pubblicitaria, della presenza su internet, ecc.


Nelle licenze di tecnologia, grande attenzione va posta nel tutelare, attraverso la previsione di vincoli di segretezza, le informazioni di carattere riservato che le parti dovessero mettere a disposizione nella fase precontrattuale e nell’esecuzione del rapporto. Alcune clausole sono poi solitamente dedicate a disciplinare lo scambio di informazioni sui perfezionamenti della tecnologia oggetto di licenza che dovessero essere realizzati dopo la stipulazione del contratto, dal titolare o dal licenziatario, e a stabilire a chi appartengano i relativi diritti.

Quanto alle opere protette dal diritto d’autore, la licenza dovrà precisare quale, tra le diverse facoltà esclusive (di riproduzione, comunicazione al pubblico, rappresentazione, esecuzione, ecc.) di cui si compone il diritto, è concessa in licenza; in che limiti il licenziatario sia autorizzato a modificare, elaborare, adattare l’opera; il supporto sul quale potrà riprodurla e distribuirla; le modalità con cui indicherà gli autori, ecc.

Si segnala infine che, ove le quote di mercato detenute dalle parti superino certe soglie, alcune clausole (come, ad esempio, quelle che impongono al licenziatario di vendere solo attraverso certi canali distributivi o quelle che prevedono, a favore del titolare della tecnologia licenziata o l’acquisto dei diritti su perfezionamenti separabili messi a punto dal licenziatario) potrebbero porre dei problemi di compatibilità con la disciplina antitrust. Si tratta di un tema assai delicato, dato che la violazione della disciplina antitrust può comportare rilevanti sanzioni pecuniarie oltre che la nullità del contratto o di alcune sue clausole. E poiché molto dipende da come le clausole sono formulate, è opportuno che la questione sia affrontata con l’ausilio di uno specialista.

Dalla rassegna che precede, risulta evidente come la negoziazione e la redazione di una licenza possa risultare complessa. Nella maggior parte dei casi l’intervento di un professionista è senz’altro opportuno. L’auspicio è comunque che queste brevi note possano aiutare imprenditori, manager e consulenti ad avvicinarsi al licensing e alle sue opportunità con maggiore consapevolezza.


Avv. Gianfranco Crespi

Studio Legale Crespi

 

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