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IL MARCHIO

PER PROTEGGERE LA TUA IDENTITÀ


Cos’è il marchio

Per marchio si intende un nome, una parola, un simbolo, un disegno, o una combinazione di questi elementi, aventi lo scopo di identificare i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese. I marchi possono essere costituiti anche da suoni (marchi sonori), forme (marchi tridimensionali), colori (marchi di colore), profumi (marchi olfattivi).

I diritti che derivano dalla registrazione di un marchio consistono sostanzialmente nella facoltà di farne uso esclusivo, ossia nel diritto di vietare ai terzi, salvo il proprio consenso, di usare nella propria attività economica dei segni identici o simili al marchio registrato per prodotti o servizi identici o affini, che possono determinare un rischio di confusione/associazione.

I diritti connessi alla registrazione di un marchio si esplicano, salvo eccezioni, entro l’ambito merceologico rispetto al quale il marchio è adottato e, di seguito, effettivamente utilizzato. Ai fini della sua registrazione, tale ambito deve essere identificato mediante una lista di prodotti e/o servizi, rappresentati secondo le definizioni della Classificazione Internazionale di Nizza dei prodotti e servizi.

La legge prevede anche, in casi particolari, una protezione di tipo “allargato” (ossia per prodotti/servizi anche non affini) nel caso di marchi di “rinomanza”. In particolari casi, si ritiene che la fama del marchio protetto sia tale da rendere illecito l’uso di un marchio identico o confondibile anche in relazione ad attività abbastanza remote, (cosiddetta tutela ultramerceologica) in quanto il suo impiego potrebbe causare un rischio di “associazione” tale da far acquisire a chi lo usa un vantaggio ingiustificato sul mercato nel quale il marchio precedente è già ampiamente noto.



Nei Paesi di civil-law, di regola, i diritti di esclusiva si ottengono mediante la registrazione. Essa costituisce un passo importante per la salvaguardia delle proprie privative, soprattutto a fini probatori: la registrazione consente di disporre di un diritto “certo” immediatamente dimostrabile tramite la mera esibizione del corrispondente certificato. Nel caso dei marchi “di fatto”, ossia di quei marchi usati sul mercato (ma non registrati), è invece necessario dimostrarne l’esistenza, la validità e l’estensione, tramite un’adeguata e copiosa documentazione.


Come si sceglie un marchio

La creazione e lo sviluppo di nuovi marchi fanno parte di un processo complesso: esso esige l’interazione di professionalità diverse: esperti in comunicazione e legali specializzati in Proprietà Industriale. Trattasi di un processo condizionabile da svariati fattori, legati alle esigenze dell’azienda e del prodotto, alle visioni del marketing, e ai necessari accorgimenti legali.

Quando si sceglie un marchio, è importante identificare bene la denominazione prescelta, poiché essa influirà sulla validità o meno del marchio e sulla maggiore o minore intensità della sua tutela.

Dal punto di vista della tutela legale è dunque consigliabile evitare di depositare e adottare marchi troppo simili alle denominazioni generiche o alle caratteristiche dei prodotti che contraddistinguono, perché potrebbero risultare poco difendibili. In giurisprudenza detti marchi sono definiti “deboli”; nel raffronto tra essi anche lievi differenze possono risultare idonee ad evitare l’insorgenza di un rischio di confusione con il marchio di un concorrente. È stata per esempio esclusa la confondibilità tra il marchio BERGAMON e il marchio BERGASOL; tra il marchio AMPLIFON ed il marchio UDIFON.

La tutela di un marchio “debole” sarà pertanto assai modesta, ove confrontata a quella dei marchi cosiddetti “forti”, che non presentano cioè alcuna attinenza con la denominazione generica e le caratteristiche dei prodotti/ servizi ai quali si riferiscono. I marchi forti possono essere intensamente tutelati, con più attenta ed oculata valutazione degli elementi di confondibilità. Il marchio BONNJ, per esempio, è stato ritenuto contraffazione del marchio BUONDÌ.

Queste valutazioni debbono essere condotte anteriormente al deposito del marchio e non rimandate a posteriori, quando si scopre - con ritardo insanabile - di aver adottato un marchio “debole”, poco difendibile nei confronti dei segni dei concorrenti.

Requisiti di validità

Nel processo di identificazione del segno da depositare, occorre por mente ai requisiti prescritti dalla legge, ai fini della validità dello stesso. Potranno infatti essere registrati i segni che siano:

1. Nuovi. Nuovi sono quei segni liberamente disponibili e appropriabili che non formano già oggetto di diritti di esclusiva da parte di terzi. Una volta individuati i Paesi di principale interesse commerciale, è consigliabile effettuare ricerche di anteriorità tra i marchi identici o simili, depositati o registrati per prodotti identici o affini a quelli che si intendono contraddistinguere con il proprio marchio.

2. Capaci di contraddistinguere i prodotti o i servizi. La capacità distintiva è un requisito essenziale per la registrazione di un marchio. I marchi sono registrabili “purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese”. Di conseguenza, il segno che consiste esclusivamente di un termine generico di prodotti/ servizi o in parole aventi natura descrittiva che possono servire a designare il tipo, la qualità, la quantità, lo scopo, il valore o l’origine geografica dei prodotti/servizi non potrà essere considerato distintivo e, come tale, non sarà registrabile, salvo che lo stesso abbia acquisito carattere distintivo prima del deposito della domanda di registrazione a seguito dell’uso intensivo e prolungato nel tempo che se ne è fatto, in forza del cosidetto “secondary meaning”.

3. Leciti, ossia non contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume. Contrari alla morale sono quei marchi potenzialmente idonei a offendere il comune senso del pudore. Inoltre, la legge esclude specificamente dalla registrazione gli emblemi o i segni distintivi delle organizzazioni internazionali quali, per esempio, la Croce Rossa e le bandiere.

4.Veri, ossia non decettivi, non idonei, cioè, a confondere il pubblico, in particolare in relazione all’origine geografica, alla natura o alla qualità di quegli stessi prodotti o servizi.

A PROPOSITO DI INGANNEVOLEZZA PER IL PUBBLICO: IL CASO COTTONELLE


Celebre esempio di marchio giudicato decettivo è il caso COTTONELLE. Nella nota sentenza n. 3276, la Corte di Cassazione in data 9 Aprile 1996, afferma la nullità del marchio COTTONELLE per decettività originaria del segno. Nel caso di specie, il messaggio espresso dal segno è stato considerato idoneo ad indurre i consumatori a credere erroneamente che il prodotto di natura cartacea contenesse componenti di cotone (invece non presenti).

Dove e quando depositare il marchio

Una volta individuata la denominazione prescelta, nel rispetto dei requisiti di validità, occorrerà impostare un’adeguata strategia di deposito di tale denominazione, in qualità di marchio.

In primo luogo, occorrerà individuare i Paesi di principale interesse commerciale, in cui si intende ottenere la tutela. La tempestività del deposito permetterà di godere al più presto dei diritti di esclusiva derivanti dal marchio ed evitare di essere anticipati da terzi concorrenti. Le vie percorribili sono le seguenti:

Marchio nazionale

In Italia, il deposito di un marchio avviene mediante la presentazione di un’apposita domanda all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), generalmente per il tramite della locale Camera di Commercio. Oggi è possibile depositare un marchio anche on line. Nella domanda sono riportati i dati relativi al richiedente (persona fisica o giuridica), quelli dell’eventuale mandatario che agisce su incarico del richiedente, la denominazione del marchio, la sua descrizione, le classi e i relativi prodotti e/o servizi per i quali si chiede la protezione.

Il marchio ha una durata di dieci anni dal deposito della domanda e, prima della scadenza (ovvero, in mora, entro i sei mesi successivi alla stessa), può essere rinnovato per un ulteriore periodo di dieci anni. Il marchio verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale e potrà, in caso di necessità, essere opposto da terzi, titolari di marchi anteriori identici o simili. In Italia, la procedura di opposizione è appena entrata in vigore, in forza del Regolamento di attuazione del Codice di Proprietà Industriale (CPI) del 9 marzo 2010.

Per informazioni dettagliate sul deposito del marchio in Italia è possibile consultare il sito dell’UIBM all’indirizzo: www.uibm.gov.it

Marchio comunitario

A livello europeo si può beneficiare dell’istituto del marchio comunitario che permette di designare tutti i 27 Stati Membri dell’Unione Europea con un’unica domanda presentata presso l’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI).

I principali vantaggi di questa modalità di protezione sono individuabili nell’unitarietà della procedura, nella convenienza quanto ai costi di deposito (di gran lunga inferiori rispetto a quelli richiesti per la protezione con singoli depositi nazionali in tutti gli Stati Membri) e nella circostanza che l’uso del marchio anche in un solo Paese dell’Unione Europea, purché rilevante, è idoneo ad evitarne la decadenza in tutto il territorio dell’Unione.

Per informazioni dettagliate sul marchio comunitario è possibile consultare il sito dell’UAMI all’indirizzo: www.oami.europa.eu

Marchio internazionale secondo l’Accordo ed il Protocollo di Madrid

Sulla base di una domanda o registrazione di marchio nel Paese di origine, il richiedente potrà procedere ad una registrazione internazionale, designando uno o più Paesi europei ed extraeuropei aderenti a due Trattati – comunemente riferiti come l’Accordo e il Protocollo di Madrid.

La procedura internazionale offre la possibilità di depositare presso l’OMPI - Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (in inglese WIPO, World Intellectual Property Organization) - un’unica domanda, designando diversi Paesi. Nei singoli Paesi, la domanda di marchio verrà esaminata dai rispettivi Uffici Marchi e, al termine di tale esame, il marchio verrà concesso oppure rifiutato.

Maggiori dettagli sul marchio internazionale sono reperibili sul sito OMPI all’indirizzo: www.wipo.int

Marchio nazionale estero

Se si desidera ottenere una tutela del proprio marchio in Paesi che non aderiscono ai Trattati internazionali di cui sopra, è possibile procedere a depositi nazionali del marchio, Paese per Paese, in ciascuno degli Stati esteri di proprio interesse.

Tutela del marchio post-deposito: sorveglianza ed azioni legali

Una volta depositato il marchio, occorrerà sorvegliare i depositi/registrazioni nonché gli usi dei concorrenti, al fine di tutelarlo dai fenomeni di contraffazione, sempre più all’ordine del giorno.

Anzitutto, è consigliabile attivare un servizio di sorveglianza, inserendo il marchio “sorvegliato” in uno specifico repertorio informatico, organizzato in modo da portare alla luce quelle domande che possano presentare un rischio di confusione con il marchio in questione. Gli studi di consulenza provvedono a selezionare quanto emerso dal sistema e a trasmettere al titolare una scheda di sorveglianza, suggerendo le possibili azioni esperibili: di solito l’opposizione amministrativa nei Paesi in cui esiste questa procedura. Nei Paesi in cui l’opposizione non è prevista, occorrerà adire direttamente le vie legali, con azioni di cancellazione dei marchi in contraffazione.

Per mantenere valido un marchio registrato è necessario utilizzarlo, di regola, entro 3/5 anni dalla data di registrazione (le diverse legislazioni prevedono termini differenti, da verificare di volta in volta). L’uso, per essere valido, deve essere effettivo e non sporadico o per quantitativi irrilevanti di prodotti. Il decorso del tempo deve essere monitorato anche dal punto di vista della perdita della capacità distintiva (cosiddetta volgarizzazione). Un marchio, dotato di capacità distintiva al momento della registrazione ed anche in data successiva, potrà progressivamente assumere un significato diverso: divenire una parola del linguaggio comune, in quanto “denominazione generica del prodotto o del servizio”. Decisivo diventa al riguardo il comportamento del titolare. Per evitare la decadenza, il titolare deve avere cura di tenere ben distinto il nome generico dal marchio con cui individua i prodotti immessi sul mercato con il suo consenso. Per evitare la decadenza per inattività egli dovrà monitorare l’uso del marchio sui dizionari, sulla rete Internet e sul mercato in generale ed attivarsi con azioni mirate (diffide, azioni legali), volte a prevenire che il segno sia utilizzato quale denominazione generica e richiedendo – espressamente – l’apposizione della ® di “registered trademark”, a conferma del fatto che trattasi di marchio registrato.

ASPIRINA: MARCHIO VALIDO IN ITALIA

Di grande rilievo in tema di volgarizzazione è la Sentenza del Tribunale di Milano del 24 Giugno 2005, nel caso Bayer AG e Bayer S.p.A. contro Elaborados Dieteticos SA e Artemide S.r.l. Nel caso di specie, il Tribunale afferma che sul territorio italiano, a differenza di altri mercati, il termine ASPIRINA non ha perso la sua capacità distintiva. Grazie all’oculata tutela giuridica perseguita da Bayer, il Tribunale chiarisce che, nonostante la proliferazione di prodotti simili concorrenti, il termine ASPIRINA, nella pratica quotidiana del commercio, continua ad essere idoneo ad identificare un prodotto specifico, legato ad una determinata entità aziendale.

 

Come abbiamo visto per sommi capi, in ragione della brevità della trattazione, la vita del marchio deve essere “guidata” con attenzione al momento della nascita, con oculate scelte strategiche nel momento del deposito e, in seguito, con apposite azioni di tutela legale, volte a salvaguardarne la validità e a rafforzarne la tutela, al riparo dai ricorrenti fenomeni di contraffazione.

Dott.ssa Marilena Garis
Metroconsult
Roberto Dini & Partners

 

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