MARCHIO

 

BUDWEISER: CENTO DI QUESTI ANNI

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in seduta pubblica del 22 gennaio 2013, ha respinto l'opposizione depositata dalla Budějovický Budvar nei confronti del marchio comunitario BUD della Anheuser-Busch LLC, sancendo così il diritto di quest'ultima alla registrazione comunitaria. La disputa sul marchio (a vario titolo ed in plurime sedi) dura da oltre un secolo: pochi giorni prima, il 16 gennaio, la Corte Suprema del Regno Unito aveva sancito il regime coesistenza dei due marchi prendendo atto e confermando una coesistenza commerciale di fatto durata moltissimi anni.

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APPLE STORE: CON IL RETAIL STORE TRADEMARK IL TAVOLO RETTANGOLARE È PROTETTO...

Con il marchio nr. US 85036990, registrato in data 22.1.2013, Apple Inc. ha finalmente ottenuto dall'Ufficio statunitense dei brevetti e dei marchi (USPTO) il riconoscimento dei diritti esclusivi di sfruttamento delle architetture di design caratteristiche dei propri punti vendita ufficiali. All'esito di una lunga vicenda avviatasi con la prima domanda di marchio depositata nel 2010 e dopo due dinieghi successivi, la casa di Cupertino è riuscita a superare le contestazioni di mancanza di capacità distintiva intrinseca. Per dimostrare come le caratteristiche di design dei propri store fossero chiaramente riconoscibili dal consumatore e riconducibili al produttore, meritando pertanto la tutela richiesta, Apple ha realizzato una capillare indagine di mercato, ottenendo il corretto riconoscimento degli Apple stores dal 43% degli intervistati. Alle accuse di perseguire scelte anticompetitive ed eccessivamente protezionistiche, la società ha risposto evidenziando come la necessità della domanda di deposito discenda dalla necessità di impedire la diffusione di negozi contraffatti, come quelli recentemente chiusi dalle autorità cinesi. Un'imitazione così perfetta degli Apple Store che vari dipendenti erano convinti di lavorare davvero per Apple. La soluzione brevettata era volta a migliore le condizioni operative e di sicurezza della piattaforma internet, ma ciò non basta per integrare il salto inventivo che deve contraddistinguere l'invenzione.


IL TRIBUNALE DI GIUSTIZIA EUROPEO SI PRONUNCIA IN MATERIA DI IMPEDIMENTI ASSOLUTI ALLA REGISTRAZIONE DI MARCHI COMUNITARI DENOMINATIVI

In data 6 febbraio 2013 il Tribunale di Giustizia Europeo ha pronunciato sentenza nella causa T-426/11 avente ad oggetto, inter alia, l’applicazione dell’art. 7 (1) lett. c) del Reg. n. 207/2009 con riferimento ai marchi comunitari denominativi. Sulla base dell’art. 7 (1) lett. c) sono esclusi dalla registrazione i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio. Secondo il Tribunale, in caso di marchio denominativo, per ricadere nella fattispecie appena esposta è sufficiente che almeno uno dei possibili significati del marchio indichi una caratteristica dei beni o servizi contraddistinti. Tale caratteristica, inoltre, deve essere immediatamente percepibile dal pubblico, in virtù di una relazione diretta e specifica tra il marchio denominativo e i beni o servizi a cui si riferisce (nel caso di specie il marchio denominativo “Méditation Transcendentale” è stato considerato privo del necessario requisito di legge con riferimento alle classi di prodotti e servizi 16 [Instructional and teaching material (except apparatus)], 41 [Education; providing of training; entertainment], 44 [Medical services; hygienic and beauty care for human beings] e 45 [Personal and social services rendered by others to meet the needs of individuals]).

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LA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA SI PRONUNCIA SULL’INTERPRETAZIONE DELL’ART. 9, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO (CE) N. 207/2009 SUL MARCHIO COMUNITARIO

In data 21 febbraio 2013, la Corte ha pronunciato sentenza nella causa C-561/11, dichiarando che l’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario, dev’essere interpretato nel senso che il diritto esclusivo del titolare di un marchio comunitario di vietare a qualsiasi terzo di utilizzare nel commercio segni identici o simili al suo marchio si estende al terzo titolare di un marchio comunitario posteriore, senza che sia necessaria una previa dichiarazione di nullità di quest’ultimo marchio. Nella fattispecie la Corte ritiene che FCI, titolare di un marchio comunitario, possa opporre il diritto esclusivo a FCIPPR, titolare di un marchio comunitario successivo, senza che tale ultimo marchio sia stato preventivamente dichiarato nullo. FCIPPR infatti deve essere considerato un “terzo” ai sensi della norma richiamata.

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LE CROCS’ OTTENGONO LA REGISTRAZIONE COME MARCHIO 3D NELLO STATO DI ISRAELE

La forma della calzatura Crocs’ è stata registrata di recente come marchio tridimensionale nello Stato di Israele (n. 212302 www.trademarks.justice.gov.il), a seguito di un iter amministrativo durato diversi anni, durante il quale i rappresentanti della Crocs’ hanno prodotto grandi quantità di prove, incluse indagini demoscopiche, per dimostrare la capacità distintiva della forma delle Crocs’. L’Ufficio israeliano ha motivato la propria decisione affermando che la forma della calzatura è sgraziata e riconoscendo che vi siano solo secondarie considerazioni di carattere estetico e funzionale. Sotto il profilo dell’ormai sempre più veloce ed agevole circolazione dei precedenti giurisprudenziali, è interessante notare che l’Ufficio israeliano ha citato, criticandola, una sentenza del Tribunale di Venezia.In tale decisione, il Tribunale di Venezia afferma che “Non è ammessa la registrazione come marchio di impresa della forma tridimensionale che dà un valore sostanziale al prodotto, tale essendo quella idonea ad influenzare o anche a determinare la scelta d’acquisto dei consumatori, non solo per la sua particolare gradevolezza estetica, ma anche perché comunque è in grado di esercitare una particolare attrattiva (nella specie, il Tribunale ha escluso la tutelabilità come marchio delle calzature Crocs, la cui peculiare forma tozza, “brutta” e “buffa“, ma “trendy”, presenta una particolare attrattiva per l’acquisto: tuttavia la tutela è stata riconosciuta, nei confronti dell’altrui successiva contraffazione, sotto il profilo della concorrenza sleale per imitazione servile, trattandosi comunque di forme individualizzanti)”. Trib. Venezia, 15 febbraio 2012, in Foro it., 2012, I, 1254 ed in Guida al Diritto, 2012, fascicolo 33, 320.


IL TRIBUNALE DELL’UNIONE EUROPEA SI PRONUNCIA SUI RICORSI DI “BOTTEGA VENETA” PER L’OTTENIMENTO DEI MARCHI COMUNITARI SULLE FORME DI DUE BORSE

In data 22 marzo 2013, il Tribunale dell’Unione Europea, nei casi T-409/10 e T-410/10, si è pronunciato sui due ricorsi promossi da “Bottega Veneta International Sàrl” contro le rispettive decisioni della Commissione di Ricorso dell’UAMI del 16 giugno 2010, relative alle domande di registrazione come marchi comunitari dei segni tridimensionali costituiti dalle forme di due borse. Il primo motivo di ricorso aveva ad oggetto la regola 9, par. 3, lett. a) del Regolamento CE n. 2868/95, secondo cui l’UAMI è tenuto a rivolgere al richiedente un invito a sanare le irregolarità constatate nella domanda “se, nonostante sia stata attribuita una data di deposito, dall’esame della domanda risulta che […]le condizioni previste dalle regole 1, 2 e 3 o le altre condizioni formali per il deposito previste dal regolamento o dalle presenti regole non sono soddisfatte”. Secondo il Tribunale, nei casi non ricompresi nella previsione della citata regola 9, par. 3 lett. a), l’esame sul carattere distintivo del marchio tridimensionale deve riferirsi esclusivamente alla descrizione e alla riproduzione del marchio contenute nella domanda. In tal senso, non sono rilevanti le riproduzioni grafiche dello stesso marchio fornite successivamente al deposito della domanda. Il Tribunale, inoltre, si è pronunciato sull’interpretazione dell’art. 7, par. 1, lett. b) del Regolamento CE n. 207/2009 (“[s]ono esclusi dalla registrazione: […] b) i marchi privi di carattere distintivo”), affermando che non è sufficiente a conferire carattere distintivo al marchio tridimensionale richiesto, una forma del prodotto che costituisca una mera variante delle forme abituali dei prodotti in oggetto. Confermando la giurisprudenza della Corte di Giustizia, il Tribunale ha statuito che, affinché sussista il carattere distintivo, la forma deve discostarsi in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore. Infine, il Tribunale ha ritenuto assente il carattere distintivo del marchio acquisito in seguito all’uso – ai sensi dell’art. 7, par. 3 del citato Regolamento CE n. 207/2009 –, in quanto non sufficientemente dimostrato dalla parte ricorrente. Sulla base dei suddetti rilievi, il Tribunale ha respinto i ricorsi.

Le sentenze sono consultabili ai seguenti link:

T-409/10

T-410/10


L’UAMI ADOTTA LA COMUNICAZIONE COMUNE SULL’ATTUAZIONE DELLA SENTENZA “IP TRANSLATOR”

In data 2 maggio 2013, l’UAMI ha inviato a tutti gli Uffici marchi nazionali dell’Unione Europea una “Comunicazione comune” sull’esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia Europea nella causa C-307/10 “IP Translator”, del 19 giugno 2012. Nella sentenza, come è noto, la Corte di Giustizia si pronunciava su tre questioni pregiudiziali aventi ad oggetto l’interpretazione della Direttiva 2008/95/CE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa. La Corte statuiva che la Direttiva deve essere interpretata nel senso che: i prodotti o i servizi per cui si chiede la tutela mediante il marchio siano identificati con chiarezza e precisione sufficienti a determinare la portata della tutela medesima; ai fini dell’identificazione di tali prodotti o servizi, essa non osta all’impiego delle indicazioni generali dei titoli delle classi della classificazione di Nizza, purché siffatta identificazione sia sufficientemente chiara e precisa; colui che, nel richiedere un marchio, utilizzi tutte le indicazioni generali del titolo di una classe specifica, deve precisare se la sua domanda verta su tutti i prodotti o i servizi compresi nell’elenco alfabetico della classe o solo su taluni di tali prodotti o servizi. Laddove la domanda verta unicamente su taluni di tali prodotti o servizi, il richiedente ha l’obbligo di precisare quali prodotti o servizi rientranti in detta classe sono presi in considerazione. Con la Comunicazione comune, l’UAMI ha ribadito l’importanza e la necessità di un’attuazione armonizzata della sentenza in oggetto, al fine di garantire la certezza del diritto per le autorità competenti e gli operatori economici. Ha, inoltre, affermato che gli Uffici marchi nazionali dell’ Unione Europea dovrebbero collaborare sia per definire i requisiti di sufficiente chiarezza e precisione, sia per determinare quali indicazioni generali nei titoli delle classi della classificazione di Nizza siano valide, ai sensi dei suddetti requisiti di chiarezza e precisione. Nella comunicazione, infine, l’UAMI ha riportato una panoramica schematica delle prassi degli Uffici marchi di ogni Paese, prima e dopo la sentenza nella causa C-307/10. Sulla base di tale Comunicazione, l’UIBM ha assunto una posizione armonizzata a quella degli altri Paesi europei. In tal senso, con riferimento ai depositi posteriori al 3 maggio 2013, l’UIBM valuta il titolo della classe ed i termini dell’intestazione secondo un criterio di interpretazione letterale, a meno che non vi sia una dichiarazione recante l’espressa intenzione di voler estendere la protezione a tutti i beni o servizi contenuti nell’elenco alfabetico della classe prescelta.

La Comunicazione è consultabile al seguente link  


LA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA SI PRONUNCIA SULLA NOZIONE DI "USO EFFETTIVO" DEL MARCHIO COSTITUITO DA UN PARTICOLARE DELLE TASCHE POSTERIORI DEI JEANS LEVI’S

In data 18 aprile 2013, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea si è pronunciata, con sentenza, nella causa C-12/12 tra Collosseum Holding AG e Levi Strauss & Co., sulla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania), con decisione del 24 novembre 2011. La questione aveva ad oggetto l'interpretazione dell'articolo 15, paragrafo 1 del Regolamento CE n. 40/94, sulla base del quale "se entro cinque anni dalla registrazione il marchio comunitario non ha formato oggetto da parte del titolare di un uso effettivo nella Comunità per i prodotti e servizi per i quali è stato registrato, o se tale uso è stato sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, il marchio comunitario è sottoposto alle sanzioni previste nel presente regolamento, salvo motivo legittimo per il mancato uso". Secondo la Corte, il requisito dell’uso effettivo di un marchio può essere soddisfatto qualora un marchio registrato, che abbia acquisito carattere distintivo in seguito all’uso di un altro marchio complesso di cui costituisce uno degli elementi, sia utilizzato solo attraverso quest’altro marchio complesso, oppure qualora esso sia utilizzato solo congiuntamente con un altro marchio e la combinazione di tali due marchi sia, per di più, a sua volta registrata come marchio.

La sentenza è consultabile al seguente link 


IL TRIBUNALE DELL’UNIONE EUROPEA SI PRONUNCIA SULLA NOZIONE DI “USO NELLA NORMALE PRASSI COMMERCIALE” DI UN MARCHIO NON REGISTRATO O DI UN ALTRO SEGNO.

In data 14 maggio 2013, il Tribunale dell’Unione Europea si è pronunciato, con sentenza, nelle cause riunite T-321/11 e T-322/11, aventi ad oggetto i ricorsi proposti dal Sig. Raffaello Morelli, titolare del nome di dominio «partitodellalibertà.it», contro le decisioni della commissione di ricorso dell’ UAMI del 17 marzo 2011. Le decisioni si riferivano ai procedimenti di opposizione promossi dal ricorrente Sig. Morelli contro la registrazione del marchio comunitario denominativo “PARTITO DELLA LIBERTÀ” e del relativo marchio comunitario figurativo. Le opposizioni vertevano sulla disposizione di cui all’articolo 8, par. 4 del Regolamento CE n. 207/2009, in base al quale “[i]n seguito all’opposizione del titolare di un marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nella normale prassi commerciale e di portata non puramente locale, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se e in quanto, conformemente a una normativa comunitaria o alla legislazione dello Stato membro che disciplina detto segno: a) sono stati acquisiti diritti a detto contrassegno prima della data di presentazione della domanda di marchio comunitario, o della data di decorrenza del diritto di priorità invocato per presentare la domanda di marchio comunitario; b) questo contrassegno dà al suo titolare il diritto di vietare l’uso di un marchio successivo”. A sostegno delle opposizioni, il ricorrente rilevava l’uso del nome di dominio anteriore «partitodellalibertà.it», concesso dall’autorità italiana competente. Il Tribunale ha focalizzato la propria analisi sulla nozione di uso “nella normale prassi commerciale”, affermando che, ai fini del rispetto di tale requisito, occorre dimostrare che il segno invocato a sostegno dell’opposizione sia effettivamente utilizzato nel quadro di un’attività commerciale finalizzata ad un vantaggio economico. Nel caso di specie, dunque, la sola registrazione del nome di un dominio, che costituisce una mera operazione tecnica volta unicamente a permettere al suo titolare di utilizzarlo su Internet, non può costituire in sé la prova di un uso “nella normale prassi commerciale” ai sensi del citato art. 8, par. 4 del Regolamento CE n. 207/2009. Non avendo il ricorrente dimostrato un uso del nome di dominio «partitodellalibertà.it» nella normale prassi commerciale, il Tribunale ha confermato la correttezza delle conclusioni della commissione di ricorso dell’UAMI, e sulla base di tali rilievi, ha respinto i ricorsi.

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IL TRIBUNALE DELL'UNIONE EUROPEA SI PRONUNCIA SULLA NOZIONE DI "SIMILITUDINE DEI PRODOTTI E SERVIZI" DEI MARCHI COMUNITARI

In data 17 maggio 2013, il Tribunale si è pronunciato, con sentenza nel caso T-249/11, sull'interpretazione della nozione di similitudine dei prodotti e servizi di cui all'art. 8, par. 1, lett. b) del Regolamento CE n. 207/2009. La causa aveva ad oggetto il ricorso contro la decisione della commissione di ricorso dell' UAMI, relativa ad una procedura di opposizione tra Sanco, ricorrente nel caso in esame, e Marsalaman. Quest'ultima aveva proposto domanda di registrazione di un marchio comunitario figurativo (raffigurante un pollo stilizzato, con sullo sfondo un paesaggio agreste) per le classi 29 (“polli”), 35 (“Servizi di pubblicità, rappresentanze commerciali, franchising, esportazione e importazione; servizi di vendita all’ingrosso e al minuto di ogni tipo di prodotti alimentari e servizi di vendita mediante reti informatiche su scala mondiale di ogni tipo di prodotti alimentari”) e 39 (“Servizi di trasporto, immagazzinamento e distribuzione di polli”). A tale registrazione si era opposta Sanco, la quale, facendo leva sul marchio nazionale figurativo anteriore simile al primo (raffigurante anch’esso un pollo stilizzato, con sullo sfondo un paesaggio agreste), relativo alle classi 29 (“Carne, pollame e selvaggina; estratti di carne”) e 31 (“animali vivi”), fondava la propria opposizione sul dettato del suddetto articolo 8, par. 1, lett. b) del Regolamento CE n. 207/2009. Sulla base di tale disposizione, “in seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se: [...] b) a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato”. Già l’UAMI aveva ritenuto i prodotti della classe 29 e i “servizi di vendita all’ingrosso e al minuto di ogni tipo di prodotti alimentari e servizi di vendita mediante reti informatiche su scala mondiale di ogni tipo di prodotti alimentari” di cui alla classe 35 del marchio posteriore, ricompresi nella fattispecie di cui al citato art. 8, par. 1, lett. b). Nel valutare gli ulteriori servizi di cui alle classi 35 e 39 del marchio posteriore, il Tribunale ha affermato che la valutazione del carattere complementare ai fini dell'accertamento della similitudine tra i prodotti e servizi medesimi, deve essere effettuata sulla base dell’esistenza di una stretta correlazione tra gli stessi prodotti e servizi, vale a dire del carattere indispensabile o rilevante dell’uno per l’uso dell’altro. In particolare, secondo il Tribunale, tale correlazione deve essere tale da permettere al pubblico di riferimento di ricondurre la responsabilità relativa alla fabbricazione dei prodotti e la fornitura dei servizi alla medesima impresa. Nel caso di specie, sulla base dei rilievi sopra esposti, il Tribunale ha ritenuto errato il giudizio della commissione di ricorso dell'UAMI nella parte in cui non ha ricompreso nella fattispecie di cui al citato articolo 8, par. 1, lett. b), i servizi “accessori” ai prodotti principali, ossia i servizi di cui alle classi 35 e 39, riferiti alla produzione di polli. Sulla base di tali rilievi il Tribunale ha annullato la decisione della commissione di ricorso dell'UAMI.

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IL TRIBUNALE DELL'UNIONE EUROPEA NEGA IL MARCHIO SUI LACCI ROSSI DI SCARPE

In data 11 luglio 2013, il Tribunale dell'Unione Europea si è pronunciato, con sentenza, nel caso T-208/12, tra Think Schuhwerk Gmbh e l'UAMI, avente ad oggetto il ricorso contro la decisione della Prima Commissione di Ricorso dell'UAMI, concernente una domanda di registrazione come marchio comunitario di un segno costituito dalle estremità di colore rosso dei lacci di scarpe. In particolare, il ricorso riguardava l'interpretazione dell'articolo 7, par. 1, lett. b) del Regolamento CE n. 207/2009, relativo agli impedimenti assoluti alla registrazione, secondo cui "sono esclusi dalla registrazione [...] b) i marchi privi di carattere distintivo". Il Tribunale ha confermato l'orientamento espresso in altri casi precedenti, in base al quale la percezione del pubblico di riferimento può essere influenzata dalla natura del segno, di cui è stata chiesta la registrazione. In questo modo, dal momento che i consumatori medi non hanno l’abitudine di desumere l’origine commerciale dei prodotti basandosi su segni che si confondono con l’aspetto dei prodotti stessi, segni di tal genere sono distintivi ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009 solo se divergono in maniera significativa dalla norma o dalle abitudini del settore. Secondo questa impostazione, i colori e le loro combinazioni astratte possono vedersi riconoscere un carattere distintivo intrinseco solo in circostanze eccezionali, posto che essi si confondono con l’aspetto dei prodotti designati e non sono, in linea di principio, utilizzati come mezzi di identificazione di origine commerciale. Nel caso di specie, il Tribunale ha, in primo luogo, ribadito l'affermazione della Commissione di Ricorso, per cui il marchio in esame è un "marchio di posizione", costituito dal colore rosso situato in una collocazione specifica dei lacci (ossia le loro estremità) di calzature. Di conseguenza, il marchio in oggetto non è costituito da un segno indipendente, ma, al contrario, da un segno che si confonde con l'aspetto del prodotto, e deve, dunque, applicarsi l'orientamento giurisprudenziale sopra ricordato. Sulla base di queste considerazioni, il Tribunale ha affermato la correttezza della posizione della Commissione di Ricorso, secondo cui l'utilizzo di estremità rosse dei lacci su calzature dotate di lacci di un altro colore, non influenza in maniera significativa l'impressione generale del pubblico, e il consumatore percepisce tali estremità rosse come una mera variante del disegno delle calzature medesime. Il Tribunale ha, dunque, confermato la decisione della Commissione di Ricorso, rigettando il ricorso e confermando l’orientamento espresso dall’UAMI di non registrabilità del marchio in questione.

La sentenza è consultabile, in francese e tedesco, al seguente link  


LA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA SI PRONUNCIA SULLA NOZIONE DI “USO” DEL MARCHIO COMUNITARIO

In data 18 luglio 2013 la Corte di Giustizia Europea si è pronunciata, con sentenza nella causa C-252/12, in merito alla domanda di pronuncia pregiudiziale relativa all'interpretazione, inter alia, degli articoli 15, paragrafo 1, e 51, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento CE n. 207/2009. La domanda era stata sollevata dalla Court of Appeal (England & Wales), nell’ambito di una controversia tra la Specsavers International Healthcare Ltd, la Specsavers BV, la Specsavers Optical Group Ltd e la Specsavers Optical Superstores Ltd(«gruppo Specsavers») e la Asda Stores Ltd, avente ad oggetto l’asserita violazione di marchi comunitari registrati dal gruppo Specsavers. Con le prime tre questioni la Court of Appeal (England & Wales) chiedeva, in sostanza, se, ai sensi degli articoli 15, par. 1, e 51, par. 1, del Regolamento CE n. 207/2009, il requisito dell’uso effettivo di un marchio comunitario – nel caso di specie un marchio figurativo – fosse soddisfatto nel caso in cui un marchio comunitario figurativo fosse stato utilizzato solo insieme a un marchio comunitario denominativo ad esso sovraimpresso, quando la combinazione dei due marchi fosse stata essa stessa registrata come marchio comunitario. In merito a tale domanda la Corte ha statuito che, in questo caso, ai sensi di tali disposizioni, il requisito dell’«uso effettivo» con riferimento al marchio comunitario figurativo può ritenersi soddisfatto.

La sentenza è consultabile al seguente link  


IL TRIBUNALE SI PRONUNCIA SUL RISCHIO DI CONFUSIONE

In data 6 settembre 2013 il Tribunale dell'Unione Europea si è pronunciato con sentenza, nel caso T-349/12, avente ad oggetto il ricorso presentato da Rudolf Leiner GmbH contro la decisione della prima Camera di Ricorso dell'UAMI, relativo ad una procedura di opposizione tra Recaro Beteiligungs-GmbH e la suddetta Rudolf Leiner GmbH. Nel caso di specie, Rudolf Leiner GmbH aveva richiesto la registrazione di un segno figurativo (contenente un elemento verbale “Revaro”) per la classe di prodotti n. 20. A tale domanda si era opposta Recaro Beteiligungs-GmbH, titolare di un marchio comunitario denominativo anteriore (“Recaro”) per la medesima classe di prodotti, sulla base dell'articolo 8, par. 1, lett. b), secondo cui “il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se: […] b) a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore”. Il Tribunale, confermando l'orientamento espresso in precedenti pronunce da parte della Corte di Giustizia e del Tribunale medesimo, ha affermato che la valutazione globale circa la sussistenza del rischio di confusione implica una certa interdipendenza dei fattori presi in considerazione e, in particolar modo, della somiglianza dei marchi e dei prodotti o servizi relativi. In questo senso, un basso grado di somiglianza tra i prodotti e servizi designati, può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi, e viceversa. Nella fattispecie, il Tribunale ha valutato come corretto il giudizio della Camera di Ricorso dell'UAMI, la quale stabiliva la sussistenza di un rischio di confusione tra i segni in conflitto sulla base dell'identità dei prodotti designati, del carattere distintivo del marchio anteriore e del grado elevato di somiglianza visuale e soprattutto fonetica tra i segni, considerando che il consumatore, al momento dell'acquisto, si orienterebbe in funzione dell'elemento verbale del segno del richiedente, più facile da ricordare e da pronunciare rispetto all'elemento figurativo. Il Tribunale, dunque, ha confermato la decisione della Camera di Ricorso dell'UAMI, respingendo il ricorso.

La sentenza è consultabile, in francese e tedesco, al seguente link 


LA CORTE DI CASSAZIONE SI PRONUNCIA SULLA DENOMINAZIONE "BUDWEISER"

Con la sentenza n. 21023, depositata in data 13 settembre 2013, la Corte di Cassazione si è pronunciata nel caso tra ANHEUSER BUSCH INC.(A.B.), società americana produttrice di birra, e BUDEJOVJCKY BUDVAR (B.B.), ente pubblico della Repubblica Ceca, anch'esso produttore di birra, con la novità dell’intervento del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali a tutela di un interesse pubblico di carattere generale. B.B. proponeva ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma, che, rigettando l'appello, aveva confermato il provvedimento del Tribunale di Roma, con cui era stata dichiarata l'illegittimità di tre marchi internazionali registrati da B.B. per la frazione italiana, contenenti la parola "BUDWEISER", in quanto anticipati dai marchi di A.B. La Corte di Cassazione ha mosso la propria analisi dall'art. 29 del Codice della Proprietà Industriale, secondo cui "sono protette le indicazioni geografiche e le denominazione di origine che identificano un paese, una regione o una località...", e dall'art. 14 dello stesso codice, che prevede l'illiceità di quei segni che sono idonei ad ingannare il pubblico "in particolare sulla provenienza geografica". La Suprema Corte ha affermato che l'elemento fondamentale su cui si è basata la pronuncia della Corte d'Appello è la considerazione che i nomi geografici usati in passato e non più attuali non possono continuare a costituire indicazioni di provenienza geografica. Invero, l'art. 14, applicabile al caso di specie, fa riferimento alla generica "provenienza geografica" termine di per sé in grado di comprendere qualunque designazione idonea ad indicare la provenienza di un prodotto da un certo ambito geografico. Secondo la Corte di Cassazione, dunque, nessuna norma prevede che le indicazioni geografiche o i nomi geografici siano solo quelli attualmente previsti secondo la legislazione e le disposizioni amministrative vigenti. Da questa considerazione inevitabilmente discende che la denominazione geografica continua a rivestire piena validità ed efficacia, ai fini che qui interessano, quando la sua notorietà perdura ancorché essa non sia più ufficialmente usata. Sulla base di tali rilievi, la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza impugnata, e rinviato alla Corte d'Appello per una nuova decisione in merito.  


LA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA SI PRONUNCIA SULLO SFRUTTAMENTO CONDIVISO DI UN MARCHIO

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata, con sentenza del 19 settembre 2013, nel caso C-661/11, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dalla Cour de Cassation (Belgio), con decisione del 2 dicembre 2011, nel procedimento tra Martin Y Paz Diffusion SA, società belga, da un lato, e David Depuydt e la Fabriek van Maroquinerie Gauquie NV, anch’essa società belga, dall’altro, in merito all’uso dei marchi di cui la Martin Y Paz Diffusion SA è titolare. La domanda di pronuncia pregiudiziale verteva sull’interpretazione degli articoli 5, par. 1, e 8, par. 1, della Direttiva 89/104/CEE del 21 dicembre 1988 (la quale è stata in seguito abrogata dalla Direttiva 2008/95/CE, ma, in ragione della data di svolgimento dei fatti oggetto della controversia, il procedimento principale restava disciplinato dalla prima). In particolare, l’articolo 5, par. 1, disponeva che “il marchio di impresa registrato conferisce al titolare un diritto esclusivo. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio: a) un segno identico al marchio di impresa per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato [...]”. Il giudice del rinvio chiedeva sostanzialmente se la disposizione citata ostasse a che un titolare di marchi che, nell’ambito di uno sfruttamento condiviso con un terzo, aveva consentito l’uso, da parte di quest’ultimo, di segni identici ai suoi marchi per alcuni dei prodotti delle classi per le quali tali marchi erano stati registrati, e che poi cercava di vietare detto uso, fosse privato di qualsiasi possibilità di opporre al terzo e di esercitare il diritto esclusivo conferitogli da detti marchi per prodotti identici a quelli del terzo. La Corte ha risposto statuendo che ai sensi dell’articolo 5 della Direttiva 89/104/CEE (la cui formulazione è stata ripresa dal corrispondente articolo 5 della Direttiva del 2008) il titolare dei marchi, in un caso come quello sopra esposto, non può essere privato della possibilità di opporre al terzo il proprio diritto esclusivo conferitogli da detti marchi e di esercitare esso stesso tale diritto esclusivo per prodotti identici a quelli del terzo.

La sentenza è consultabile al seguente link 


IL PARLAMENTO EUROPEO RIFIUTA IL PLAIN PACKAGING SULLE CONFEZIONI DI SIGARETTE

In data 8 ottobre 2013, il Parlamento Europeo ha rigettato la proposta di introdurre il c.d. plain packaging sulle confezioni di sigarette, consistente nell’obbligo per i produttori di sigarette di vendere i pacchetti a colore uniforme e con i marchi e logo sostituiti dalle indicazioni di pericolo per la salute, oggi presenti solo su una porzione dei pacchetti di sigarette. L'emendamento era contenuto nella proposta di modifica della Direttiva 2001/37/CE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco. Il testo della proposta era stato adottato dalla Commissione Europea il 19 dicembre 2012 e mirava a modificare, inter alia, le disposizioni della sopra menzionata Direttiva concernenti l’apposizione di segni distintivi e iscrizioni sulle confezioni di sigarette. L’emendamento, se approvato dal Parlamento, avrebbe riconosciuto, in capo ad ogni Stato Membro, il potere di disporre la commercializzazione di tutte le confezioni di sigarette con colori e caratteri uniformi, impedendo l’apposizione dei segni distintivi dei produttori nella normale configurazione grafica. Con questa votazione, dunque, il Parlamento Europeo prende posizione in merito alla questione del c.d. plain packaging sulle confezioni di sigarette, ad oggi oggetto di procedimento di fronte al WTO Dispute Settlement Body, nella controversia sorta tra l'Australia, unico Paese finora ad aver adottato il plain packaging sul proprio territorio, e l'Ucraina.

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LA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA SI PRONUNCIA SULL’USO INVALIDANTE DEL SEGNO ANTERIORE

In data 23 ottobre 2013 il Tribunale dell'Unione Europea si è pronunciato con sentenza, nel caso T-581/11, avente ad oggetto il ricorso presentato da Dimian AG contro la decisione della seconda Camera di Ricorso dell'UAMI, relativo ad una procedura di annullamento tra la suddetta Dimian AG e Bayer Design Fritz Bayer GmbH & Co. KG (in prosieguo “Bayer Design”). Nel caso di specie, Bayer Design aveva richiesto la registrazione di un segno figurativo “Baby Bambolina” per la classe di prodotti n. 28 (giocattoli e altri articoli sportivi). A tale domanda si era opposta Dimian AG, la quale fondava la propria opposizione sulla base dell'articolo 8, paragrafo 4 del Regolamento CE n. 207/2009, in ragione del proprio marchio denominativo non registrato anteriore “Bambolina” utilizzato per bambole e accessori per le medesime. Secondo l’art. 8, par. 4, sopra menzionato, “in seguito all’opposizione del titolare di un marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nella normale prassi commerciale e di portata non puramente locale, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se e in quanto, conformemente a una normativa comunitaria o alla legislazione dello Stato membro che disciplina detto segno: a) sono stati acquisiti diritti a detto contrassegno prima della data di presentazione della domanda di marchio comunitario, o della data di decorrenza del diritto di priorità invocato per presentare la domanda di marchio comunitario; b) questo contrassegno dà al suo titolare il diritto di vietare l’uso di un marchio successivo”. La Divisione di Annullamento aveva rigettato la domanda per la dichiarazione di invalidità sulla base del fatto che il ricorrente non aveva provato che il marchio anteriore fosse ancora in uso nella normale prassi commerciale al momento della proposizione della domanda. Tale orientamento veniva, in seguito, confermato dalla seconda Camera di Ricorso. La Corte, dopo aver affermato che le condizioni individuate dalla disposizione sopra citata sono cumulative, ha statuito che il diritto anteriore su cui si basa la domanda per la dichiarazione di invalidità deve sussistere al tempo in cui la domanda è proposta; ciò presuppone che il segno in questione debba essere ancora utilizzato al momento della proposizione dell’opposizione. Secondo la Corte, di conseguenza, è proprio l’uso del segno nella normale prassi commerciale a costituire la base dell’esistenza del diritto relativo a quel segno. Nel caso di specie, la Corte ha affermato che il ricorrente non aveva presentato argomenti adeguati a sostegno del fatto che la protezione del marchio anteriore fosse in grado di estendersi oltre la fine dell’uso effettivo del medesimo. La Corte, dunque, sulla base di tali rilievi, ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Camera di Ricorso dell’UAMI.

La sentenza è consultabile, in lingua inglese e francese, al seguente link  


 

 

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