BREVETTO

 

PARLAMENTO E CONSIGLIO EUROPEO APPROVANO IL BREVETTO UNITARIO E RELATIVO REGIME LINGUISTICO

Il 17 dicembre scorso il Parlamento Europeo ed il Consiglio hanno approvato il Regolamento UE 1257/2012 ed il Regolamento UE 1260/2012 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 361 del 31.12.2012 relativi all'istituzione della tutela brevettuale unitaria e relativo regime linguistico.
Il brevetto europeo esisterà dal 1° gennaio 2014: la tutela brevettuale unitaria garantirà protezione uniforme e pari efficacia in tutti gli Stati membri partecipanti.
Il regolamento disciplina il “licensing di diritto”: “Il titolare di un brevetto europeo con effetto unitario può depositare una dichiarazione presso l’UEB secondo la quale il titolare è pronto a consentire a qualsiasi persona di utilizzare l’invenzione come licenziatario contro un corrispettivo adeguato”. Le licenze così ottenute sono equiparate alle licenze contrattuali.
Si segnala che, in ragione del trilinguismo previsto per il brevetto europeo unitario, Italia e Spagna non hanno aderito alla cooperazione rafforzata e quindi il brevetto europeo con effetto unitario non fornirà protezione nei rispettivi Paesi.

Il provvedimento è consultabile al seguente link


L'EPO HA REVOCATO IL BREVETTO "GIFT ORDER" DI AMAZON

La Corte d'Appello dell'EPO ha revocato il brevetto Amazon avente per oggetto il "Gift Order" in quanto manca il requisito dell'altezza inventiva: pur considerando che esiste "novità" rispetto allo stato della tecnica del 2003 (quando venne rilasciato il brevetto), la novità riconosciuta non è sufficiente per ritenere che sia stato compiuto un passo inventivo tale da meritare tutela. La soluzione brevettata era volta a migliore le condizioni operative e di sicurezza della piattaforma internet, ma ciò non basta per integrare il salto inventivo che deve contraddistinguere l'invenzione.


SOTTOSCRITTO L’ACCORDO INTERNAZIONALE PER LA CREAZIONE DEL TRIBUNALE UNIFICATO DEI BREVETTI

In data 19 febbraio 2013, a margine della riunione del Consiglio Competitività tenutasi a Bruxelles, i ministri di 24 Paesi membri dell’Unione Europea, Italia compresa, hanno sottoscritto l’Accordo internazionale per la creazione del Tribunale Unificato dei Brevetti (Agreement on the Unified Patent Court). La Bulgaria, inizialmente non aderente, ha sottoscritto l’accordo in data 5 marzo 2013, diventando il venticinquesimo Paese firmatario, mentre, ad oggi, Spagna e Polonia non hanno ancora aderito.
Il Tribunale Unificato dei Brevetti avrà giurisdizione sulle controversie relative agli attuali Brevetti Europei e ai futuri Brevetti europei con effetto unitario. Il Tribunale comprenderà una Corte di Prima Istanza, una Corte d’Appello ed un Ufficio dei Registri. La Corte di Prima Istanza sarà, a sua volta, composta da una sede centrale (situata a Parigi, con due sezioni a Londra e Monaco di Baviera), e sedi locali e regionali in tutti i Paesi aderenti all’Accordo. La Corte d’Appello, insieme all’Ufficio dei Registri, avrà sede in Lussemburgo.L’Accordo entrerà in vigore con la ratifica ad opera di almeno 13 Paesi, tra i quali dovranno necessariamente essere ricompresi Germania, Francia e Gran Bretagna.

L’Accordo è consultabile al seguente link

 


LA CORTE DI CASSAZIONE SI PRONUNCIA SUL DOVERE DI DILIGENZA DEL TITOLARE NEL MANTENIMENTO DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Con la sentenza n. 6885/2013, depositata in data 20 marzo 2013, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul dovere di diligenza incombente sul titolare di un brevetto relativo al pagamento delle tasse annuali per il mantenimento della privativa. La S.C. ha affermato che, ai fini dell'esaurimento di tale dovere di diligenza, sussiste in capo al titolare, in qualità di mandante, l'obbligo di verificare per tempo la disponibilità del mandatario ad eseguire i suoi ordini, e di accertarsi, sempre per tempo, circa l'effettiva esecuzione degli stessi, onde eventualmente provvedere ai necessari atti. Di conseguenza, la mera allegazione di un preteso impedimento del mandatario al pagamento della tassa, non è sufficiente ad esaurire l'obbligo di diligenza, e, pertanto, il titolare non può essere reintegrato nel suo diritto ex art. 193 c.p.i. Nella fattispecie, la S.C. ha rigettato il ricorso del titolare di un brevetto per modello ornamentale, il quale imputava il mancato pagamento della tassa al fatto che lo studio professionale che curava il modello in questione era stato soggetto a diverse fusioni con altri studi.

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LA SUPREMA CORTE INDIANA NEGA A NOVARTIS IL BREVETTO SUL FARMACO “GLIVEC”

In data 1 Aprile 2013 la Suprema Corte dell’India si è pronunciata sull’appello, proposto dalla nota casa farmaceutica Novartis, contro il rigetto da parte dell’Ufficio Brevetti indiano della domanda di brevetto avente ad oggetto la forma beta-cristallina del farmaco oncologico Imatinib mesilato (commercializzato con il nome di Glivec). La Suprema Corte, dopo aver affermato la carenza del requisito della novità con riferimento al composto Imatinib mesilato, in quanto anticipato da un precedente brevetto sempre sullo stesso farmaco, ha concentrato l’attenzione sulla nuova forma del farmaco, ritenendo che anche in questo secondo caso vi fosse la mancanza di un requisito di legge. La Corte ha basato il proprio giudizio sull’interpretazione della Sezione 3(d) del Patents Act del 1970, secondo cui non è considerata “invenzione” “la mera scoperta di una nuova forma di una sostanza nota da cui non risulta alcun miglioramento dell’efficacia nota di quella sostanza […]”. Secondo la Corte, nel caso di un farmaco la valutazione circa l’efficacia deve riguardare esclusivamente l’efficacia terapeutica del medicinale. Di conseguenza, non vi è alcun miglioramento dell’efficacia della sostanza nota, qualora le nuove proprietà del farmaco siano riconducibili solamente alla nuova forma del farmaco stesso. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha, dunque, affermato che il brevetto contestato, oltre ad essere carente del requisito della novità, rientra nella fattispecie prevista dalla citata Sezione 3(d), dal momento che le particolari proprietà del farmaco in questione (maggiore solubilità, maggiore stabilità termodinamica e minore igroscopicità) non costituiscono un miglioramento dell’efficacia terapeutica, in quanto riconducibili essenzialmente alla forma beta-cristallina del farmaco. La Corte ha, dunque, rigettato il ricorso.

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LA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA SI PRONUNCIA SUL RICORSO PROMOSSO DA ITALIA E SPAGNA CONTRO L’AUTORIZZAZIONE ALLA COOPERAZIONE RAFFORZATA PER IL BREVETTO UNITARIO EUROPEO

La Corte Di Giustizia dell’Unione Europea, nei casi unificati C-274/11 e C-295/11, si è pronunciata sul ricorso promosso dal Regno di Spagna e dalla Repubblica Italiana avente ad oggetto l’annullamento della decisione del Consiglio dell’Unione Europea 2011/167/EU del 10 Marzo 2011, che autorizzava l’avvio del procedimento di cooperazione rafforzata per la creazione di un sistema di brevetto unitario europeo. La Corte, in primo luogo, ha affermato che la creazione di titoli europei di proprietà intellettuale e l’istituzione dei relativi regimi centralizzati di autorizzazione, coordinamento e controllo, nonché dei relativi regimi linguistici – ex art. 118 TFUE – ricadono nell’ambito delle regole per il funzionamento del mercato interno, di competenza concorrente dell’Unione e degli Stati Membri. La non-esclusività delle suddette competenze, permette al Consiglio di autorizzare la procedura di cooperazione rafforzata. In secondo luogo, La Corte ha statuito che la decisione del Consiglio non ha eluso il requisito dell’unanimità delle deliberazioni stabilito dall’art. 118 TFUE, né escluso gli Stati membri che non avevano aderito alle richieste di cooperazione rafforzata. Al contrario, la decisione è stata adottata ai sensi dell’art. 20, c.2 TUE (“La decisione che autorizza una cooperazione rafforzata è adottata dal Consiglio in ultima istanza, qualora esso stabilisca che gli obiettivi ricercati da detta cooperazione non possono essere conseguiti entro un termine ragionevole dall'Unione nel suo insieme”), contribuendo al processo di integrazione. Infine, sempre secondo la Corte, la decisione del Consiglio è stata correttamente adottata “in ultima istanza” – ai sensi del citato art. 20, c.2 TUE – dal momento che, alla data dell’adozione della decisione, persisteva la mancanza di sostegno sufficiente, a livello di Unione, all’approvazione di qualunque “pacchetto legislativo” proposto o ipotizzabile. Sulla base di tali rilievi, la Corte ha rigettato il ricorso.

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LA CORTE SUPREMA DEGLI STATI UNITI SI PRONUNCIA NEL CASO BOWMAN v. MONSANTO

In data 13 maggio 2013, la Corte Suprema degli Stati Uniti si è pronunciata, con sentenza, nel caso Vernon Hugh Bowman v. Monsanto Company. Il caso concerneva la condotta di Bowman, il quale, dopo aver acquistato semi di soia “Roundup Ready” brevettati dalla Monsanto, aveva ottenuto una nuova generazione di semi “Roundup Ready” attraverso operazioni di ri-piantamento, selezione e raccolta di semi “generici” prodotti da altri coltivatori locali. Monsanto aveva, dunque, agito per contraffazione dei diritti di brevetto contro Bowman, il quale si era difeso sollevando la questione dell’esaurimento dei diritti medesimi in conseguenza della vendita autorizzata dei semi di soia. Tale difesa era stata rigettata e Bowman era stato condannato sia in primo (District Court) che in secondo grado (Court of Appeals for the Federal Circuit). La Corte Suprema ha affermato che il principio dell’esaurimento dei diritti di brevetto fa esclusivo riferimento al particolare prodotto venduto, e non alle successive riproduzioni dello stesso. L’acquirente può usare o rivendere liberamente il prodotto, ma non può realizzare copie dello stesso. Di conseguenza, rimane fermo il diritto del proprietario del brevetto di proibire la produzione di nuove copie del prodotto protetto da parte dell’acquirente. Nel caso di specie, perciò, il principio dell’esaurimento dei diritti di brevetto non consentiva a Bowman di produrre “additional patented soybeans”, ossia nuove generazioni dei semi di soia “Roundup Ready”, senza il preventivo permesso della Monsanto. La Corte, inoltre, si è pronunciata sull’ulteriore rilievo sollevato da Bowman, secondo cui non era stato lo stesso Bowman a “produrre” i nuovi semi di soia, essendo questi ultimi stati generati “naturalmente” dai semi di soia precedentemente acquistati e piantati. La Corte ha rigettato tale argomento difensivo (“blame-the-bean defense”), sostenendo che Bowman avesse escogitato ed applicato un nuovo metodo per l’ottenimento di una nuova generazione dei semi protetti “Roundup Ready”, al solo scopo di realizzare e rivendere i semi ottenuti senza pagare il prezzo relativo ad un nuovo acquisto. Sulla base di tali motivi, dunque, la Corte Suprema ha confermato la decisione della Court of Appeals for the Federal Circuit. Nelle motivazioni della sentenza è anche stato discusso il cosiddetto “farmer’s privilege” che, secondo l’interpretazione della Corte Suprema, si applica alle varietà vegetali e non anche ai brevetti per invenzione. Pertanto, non è stato ritenuto rilevante nel caso di specie.

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LA CORTE SUPREMA DEGLI STATI UNITI SI PRONUNCIA NEL CASO MYRIAD SULLA BREVETTABILITA' DELLE SEQUENZE DI DNA UMANO

In data 13 giugno 2013, la Corte Suprema degli Stati Uniti si è pronunciata, con sentenza, nella causa Association for molecular pathology v. Myriad Genetics Inc. (caso "Myriad"). L'oggetto della controversia era costituito da alcuni brevetti rilasciati a Myriad e basati sulla scoperta, effettuata dalla società medesima, dell'esatta localizzazione e della sequenza dei geni BRCA1 e BRCA2, le cui mutazioni sono responsabili di un forte incremento delle probabilità di sviluppo di tumori. In particolare, con le rivendicazioni contenute nei brevetti in esame, Myriad aveva ottenuto diritti di brevetto: (I) sulle sequenze isolate di DNA dei geni BRCA1 e BRCA2, (II) sulle sequenze di DNA composito (cDNA) create artificialmente in laboratorio. La validità di tali brevetti era stata contestata sulla base del 35 U.S.C. § 101 (Patent Act), secondo cui “Whoever invents or discovers any new and useful […] composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title”.
I) La Corte Suprema, con riferimento alle rivendicazioni aventi ad oggetto le sequenze isolate di DNA, ha affermato che l'isolamento del gene dal materiale genetico circostante non costituisce un atto inventivo. La mera scoperta della localizzazione dei geni BRCA1 e BRCA2, infatti, non è sufficiente a rendere tali geni “nuova [...] composizione della materia” brevettabile ai sensi del citato § 101. La Corte ha precisato che non rileva, ai fini della validità delle rivendicazioni in esame, il fatto che il procedimento di isolamento del DNA dal genoma umano provochi la separazione di legami chimici, e, dunque, la creazione di una molecola non presente in natura e caratterizzata da una nuova composizione chimica. La Corte, al riguardo, ha argomentato che le rivendicazioni di Myriad hanno ad oggetto le sole informazioni contenute nella sequenza genetica, e non la specifica composizione chimica di una particolare molecola quale risultante da un’operazione di isolamento di una particolare sequenza genetica.
II) La Corte Suprema, in ordine alle rivendicazioni relative alle sequenze di cDNA, ossia di DNA composito creato artificialmente in laboratorio, ha statuito che, essendo tali sequenze nuove e distinte dal DNA da cui sono derivate, non costituiscono un “prodotto di natura” (definizione, quest’ultima, contenuta nella giurisprudenza citata) e sono, dunque, brevettabili ai sensi del citato § 101. Alla luce dei rilievi sopra esposti, la Corte Suprema ha confermato la pronuncia della Court of Appeals for the Federal Circuit (che aveva invece ritenuto interamente validi i brevetti Myriad), limitatamente alle rivendicazioni aventi ad oggetto le sequenze sopra ricordate.

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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE EPO INTRODUCE MODIFICHE ALLE REGOLE RELATIVE AL DEPOSITO DI DOMANDE DIVISIONALI

Con decisione del 16 ottobre scorso il Consiglio di Amministrazione dell'EPO ha adottato una modifica delle disposizioni contenute nelle Regole per l'Implementazione della Convenzione sul Brevetto Europeo n. 36, 38 e 135, relative al deposito di domande divisionali. La decisione entrerà in vigore il 1° aprile 2014 e si applicherà alle domande divisionali depositate a partire da tale data. Tra le modifiche introdotte, con l'entrata in vigore sarà consentito il deposito di domande divisionali fino a quando la domanda originaria è pendente e sarà abrogato il termine di 24 mesi per il deposito delle domande divisionali. Inoltre, sarà applicato un costo aggiuntivo alla tassa di deposito per le domande divisionali di seconda o di successive generazioni, ossia domande che derivino da domande divisionali precedenti. Gli importi di questo canone cresceranno progressivamente con ogni successiva generazione di domande divisionali fino a un determinato massimale, il quale costituirà canone fisso.

Il testo della decisione è consultabile al seguente link

 


LA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA SI PRONUNCIA SUL RILASCIO DI CERTIFICATO COMPLEMENTARE DI PROTEZIONE PER PRODOTTI FITOSANITARI

In data 17 ottobre 2013, la Corte di Giustizia si è pronunciata, con sentenza, nel caso C-210/12, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dal Bundespatentgericht (Germania) con decisione del 23 febbraio 2012, nel procedimento tra Sumitomo Chemical Co. Ltd, titolare di un brevetto europeo riguardante la sostanza attiva clotianidin, utilizzata per insetticidi, e il Deutsches Patent-und Markenamt (Ufficio tedesco dei brevetti e dei marchi). Le questioni sollevate dal giudice del rinvio concernevano, in particolare, l’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento CE n. 1610/96 sull’istituzione di un certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari, in base al quale "il certificato viene rilasciato se, nello Stato membro nel quale è presentata la domanda di cui all’art. 7, e alla data di tale domanda: [...] b) per il prodotto, in quanto prodotto fitosanitario, è stata rilasciata un’autorizzazione, in vigore, di immissione in commercio a norma dell’articolo 4 della direttiva [91/414] o di una disposizione equivalente di diritto nazionale". Con la prima questione il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza, se tale disposizione dovesse essere interpretata nel senso che osta al rilascio di un certificato protettivo complementare per un prodotto fitosanitario che dispone di un’autorizzazione di immissione in commercio (AIC) d’emergenza concessa sulla base dell’articolo 8, paragrafo 4, della Direttiva 91/414, il quale prevede in “circostanze eccezionali” una deroga per gli Stati membri all’obbligo di procedere a un esame scientifico dei rischi prima della concessione di tale AIC. Inoltre, il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza, se gli articoli 3, paragrafo 1, lettera b), e 7, paragrafo 1, del Regolamento CE n. 1610/96 dovessero essere interpretati nel senso che ostano a che una domanda di certificato protettivo complementare sia presentata prima della data in cui il prodotto fitosanitario abbia ottenuto l’AIC. In merito alla prima questione, la Corte ha affermato che l’articolo sopra citato deve essere interpretato nel senso che osta al rilascio di un certificato protettivo complementare per un prodotto fitosanitario che dispone di un’autorizzazione di immissione in commercio d’emergenza, concessa sulla base dell’art. 8, par. 4, della Direttiva 91/414. Inoltre, secondo la Corte, gli articoli 3, paragrafo 1, lettera b), e 7, paragrafo 1, del regolamento n. 1610/96 devono essere interpretati nel senso che ostano a che una domanda di certificato protettivo complementare sia presentata prima della data in cui il prodotto fitosanitario abbia ottenuto l’autorizzazione di immissione in commercio di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento.

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IL TRIBUNALE DI MILANO SI PRONUNCIA SUL REQUISITO DELL'ATTIVITA' INVENTIVA

Con ordinanza del 14 ottobre 2013, il Tribunale di Milano si è pronunciato nel procedimento cautelare instaurato tra il Sig. Luigi Stecca, ricorrente, e Vetreria di Borgonovo S.p.a., resistente. La controversia verteva sulla contraffazione del brevetto nazionale n. 1358504 della ricorrente (ed esteso in Europa), relativo ad un procedimento idoneo ad eliminare l'anidride carbonica in eccesso contenuta nelle birre ad alta fermentazione, mediante un apposito bicchiere al fine di consentire un minore assorbimento dell'alcool nell'organismo. In particolare, il brevetto descriveva sostanzialmente un bicchiere avente delle particolari nervature interne ed un particolare modo di utilizzo dello stesso (secondo la rivendicazione, il bicchiere doveva essere fatto ruotare durante e/o dopo il riempimento mantenendolo inclinato durante il riempimento affinché le nervature producessero movimenti vorticosi della bevanda atti a ridurre il livello di anidride carbonica). Il Tribunale ha affermato che non può ritenersi effettivamente inventiva la mera evidenziazione di uno dei noti effetti di un'operazione o di un trattamento già utilizzato e conosciuto nello stesso settore, posto che l'invenzione costituisce la soluzione tecnica nuova ed originale di un problema tecnico. Nel caso di specie, il trovato risultava ovvio rispetto alle conoscenze proprie dell'esperto del settore (individuato dal CTU nella figura del sommelier), per il quale - essendo a conoscenza delle proprietà degli scambi gassosi dei prodotti alcolici, nonché della tecnica di inclinare il bicchiere durante il riempimento della bevanda - sarebbe stato ovvio estendere il (noto) movimento vorticoso determinato dalle nervature anche alla fase di riempimento mantenendo inclinato il bicchiere. Anche sulla base di tali rilievi, il Tribunale ha rigettato il ricorso.

La sentenza è consultabile al seguente link

 

 

 

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